在“4·26世界知识产权日”来临之际，吉林省高级人民法院于2020年4月21日召开新闻发布会，向社会介绍了2019年吉林省法院知识产权司法保护状况，并公布了10个知识产权审判典型案例。其中案例二“吉林省绿森林环保科技有限公司与长春市某科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷”案件，由北京大成（长春）律师事务所律师李健伟、陈姣姣律师作为原告及二审被上诉人的代理人，经过长春市中级人民法院、吉林省高级人民法院审理，获得了胜诉判决。本案判决的做出有效维护了注册商标专用权人的合法权益，同时彰显了我国知识产权制度及司法实践对企业无形资产的大力保护。
在该案件中，吉林省绿森林环保科技有限公司（以下简称“绿森林公司”、原告）为第8403414号“长白绿森林”、第9367895号图形商标的权利人，核准使用商品为第2类包括白色（染料或涂料）；颜料；油漆；杀菌漆；刷墙粉等。同时“绿森林”亦构成绿森林公司的企业字号。经过长期经营和持续宣传，绿森林公司生产销售的“绿森林”硅藻泥在国内享有广泛的品牌认知度，成为有一定影响的商品，其企业字号“绿森林”也成为有一定影响的企业字号。长春市某科技有限公司（以下简称“某科技公司”、“被告”）同为生产硅藻泥的厂家，其产品包装上擅自使用了“绿森林”字样，给绿森林公司的正常生产经营造成了不利影响，使消费者对于产品的来源产生了混淆。经法院审理认定，某科技公司在同一种和类似商品上使用相同或类似标识，侵害了绿森林公司的商标权并构成不正当竞争。
本文就该案件的几个争议焦点，以及该些焦点所引申出的典型性问题，作简要的介绍及分析。
第一，商标近似的认定，应当全面考察，综合判断
根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。
对于商标的近似，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条进一步规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
根据上述标准，某科技公司产品包装上所体现的“XX绿森林”、“绿森林GREEN FOREST”等字样，与绿森林公司的“长白绿森林”商标构成近似。其所使用的图形亦与绿森林公司的图形商标在整体形状、设计元素上构成相似。又因为某科技公司将上述标识使用在相同产品上，因此，构成《商标法》第五十二条规定的商标侵权行为。
第二、被告虽在不同产品类别上享有注册商标，但因不规范使用而侵入他人注册商标核定使用类别的，如商标构成相似，仍成立侵权。
该案被告提出其亦享有注册商标专用权，并以此进行抗辩，但是因其实际使用的商品类别与其注册商标的核定使用商品类别不一致，其在与绿森林公司注册商标核定使用的商品类别上使用，不仅构成跨类别使用注册商标的行为，且使用时不规范使用，故意突出“绿森林”字样，与原告的长白绿森林注册商标构成近似，其目的就在于与绿森林公司的商品混淆，攀附他人商标，因此其抗辩不成立，仍然构成商标侵权行为。
另外，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。因此，因并存商标的不规范使用而引起的商标侵权，亦属于民事诉讼的受案范围。
对此，吉林省高级人民法院在公布中亦指出：两个先后注册在不同商品类别的相同或类似商标在实践中可以并存，但后注册商标应当规范使用，避免侵害在先注册商标专用权。本案是后注册的商标权人滥用商标，导致侵犯与其相似的在先注册商标专用权人的合法权益。这个判决的作出，可以为相同或类似并存商标的使用作出指引。
第三、本案同时兼有商标侵权与不正当竞争行为，可以在同案中一并主张。
某科技公司在产品上使用“绿森林”字样，且模仿绿森林公司产品的包装装潢，根据《反不正当竞争法》第六条的规定，构成不正当竞争行为。需要注意的是，自2018年1月1日起施行的新《反不正当竞争法》 将第六条第一项“知名商品特有的名称、包装、装潢”修改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，同时第二项“使用他人企业名称”修改为“擅自使用他人有一定影响的企业名称”。对于“有一定影响”的判断，尚没有相关的法律法规或者司法解释进行具体规定，实践中通常综合考虑最早使用时间、持续使用情况、销售情况、广播电视宣传情况、获奖情况等进行判断。
第四、关于责任承担的问题，需根据现行法律规定，结合多方面因素进行综合考量。
首先是是否承担赔偿责任的问题。在侵权事实已经认定的前提下，侵权人可以提出不予承担赔偿责任的抗辩，即《商标法》第六十四条所规定的“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。” 《商标法》第四十八条明确规定：“本法所称商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”因此，只要商标专用权人能够提供证据证明此前存在使用行为，包括用于宣传、生产销售等，该不承担责任的抗辩即不成立。
其次是关于赔偿额的确定，相关的法律依据包括《商标法》第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款、《反不正当竞争法》第十七条、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条等。如由人民法院酌定的，则综合考虑侵权行为及不正当竞争行为的性质、范围、持续时间、后果、商标知名度、维权费用等因素，予以确定。另外，对于赔偿额裁判标准细则，也有地方法院制作并发布相关文件，例如北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标注》，可起到一定的指导作用。
再次，被侵权人的代理人应当积极就侵权人的主观恶意进行举证，典型的包括收到警告或律师函等后仍然继续实施侵权行为，攀附他人商标声誉，因存在劳动关系、代理关系、进行过磋商等而明知他人商标存在，存在毁灭证据行为，拒不履行行为保全裁定等。通过证明侵权人恶意，有利于惩罚性赔偿的诉讼主张得到支持。本案中被告员工曾与原告存在代理关系，也应为在认定侵权人主观恶意时的考量因素。
以上为该典型案例办理过程中所涉及的几个主要问题，也是一般商标侵权及不正当纠纷案件所可能涉及的问题。希望通过本文的介绍及分析，能够给同类案件的办理提供参考和借鉴。
